商標登録をした後で、その商標を使う商品やサービスが拡大することがあります。
たとえば、元々はある商標を「サプリメント」に使っていたところ、人気が出てきたので「スポーツドリンク」にも商品展開をしたような場合です。
事業やブランドが成長していくと、このようなことは意外とよくあるのではないかと思います。時には、他社との「コラボ商品」として展開することもあるでしょう。
では、こういった場合、どうすれば良いのでしょうか。
このまま新商品・新サービスにも、その商標を使っても大丈夫なのでしょうか？
今回は、この点について少しお話をしてみたいと思います。
・まずは、商標登録の範囲内に含まれるかを確認！
商標登録による商標の保護が有効なのは、出願時に願書に記載した指定商品・指定役務の範囲内に限られます。その商標を安心・安全に使えるのも、基本的には、これらの範囲内で使用する場合ということになります。
ですので、まずは、すでに完了している商標登録によって、新商品・新サービスがカバーできているかどうかを確認することが必要です。
具体的には、完了している商標登録の指定商品・指定役務の範囲内に、それらの新商品・新サービスが含まれているかをチェックします。
新商品・新サービスがシンプルなものであれば、ご自身でもチェックできるかもしれませんが、実際のところ、商標実務の経験がない方には難しいかもしれません。また、「含まれてはいないけれど、類似の商品・サービスになる」ような場合は、完全に含まれていない場合とは別の考え方もできます。
これらを踏まえると、具体的なチェックについては、まずは一度、専門家である弁理士にご相談をされた方がよろしいかもしれません。
チェックの結果、それらの新商品・新サービスがちゃんと含まれていれば、その商標をこのまま新商品・新サービスについて使っても問題はありません。一方で、カバーできていない場合には、このまま使うにはリスクがあると言わざるを得ませんので、対応が必要です。
・新商品・新サービスの分野ですぐに商標調査を！
新商品・新サービスが、すでに完了している商標登録ではカバーできていない場合、まずしなければならないのは商標調査です。新商品・新サービスの分野において、すでに第三者が同様の商標を商標登録している可能性もあるからです。第三者が商標登録をしていた場合、このまま新商品・新サービスについて商標を使用すれば、商標権侵害となってしまうおそれがあります。
よって、できるだけ早急に商標調査に着手することが重要となります。
なお、商標調査は調査実施者の経験やスキルによって精度に差がでますので、ここはプロである弁理士に依頼をするのが無難です。できれば、私のような商標分野を専門とする弁理士へのご依頼をお勧めいたします。弁理士の中でも、商標調査の経験やスキルはピンキリだと考えられるからです。
ちなみに、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）のトップページでは、誰でも簡単に検索ができる「簡易検索」のメニューがありますが、これを使ってできる検索は、「商標調査」といえるレベルには至りませんのでご注意ください。言い方が少々乱暴で恐縮ですが、しっかりと「商標調査」をしたい場合には、まったくあてになりません。我々弁理士は、まず使うことはありません（苦笑）。
この「簡易検索」をご自身でやって、問題となりそうな商標が出てこなかったからといって、必ずしも問題がないとは限りませんので、くれぐれもご注意ください。
・問題がなければ、追加で新たな商標登録出願をしましょう！
商標調査の結果、特に問題となりそうな商標が見付からなければ、それらの新商品・新サービスを指定商品・指定役務に含めた商標登録出願を新たにするべきです。
やはり、きちんと商標登録しておくことがベストと言えます。
そして、ご存知のように、商標登録は「早い者勝ち」ですので、１日も早く出願手続を完了することが大切です。
なお、このような場合に、商標にあまり詳しくない事業者の方々からよくある質問として、「すでに完了した商標登録に、区分や商品・役務の追加はできないのか？」といったものがあります。
残念ながら、区分の追加や指定商品・指定役務の追加はできません。
この点、わりとよく誤解があるようなので、ご注意いただきたいところです。
それでは、どうすれば良いのかという話になります。
この場合、同じ商標について、追加したい商品・役務を指定商品・指定役務として願書に記載した上で、追加で新たな商標登録出願をする必要があります。
同じ商標について、「もう１つ出願・登録をする」というイメージです。
ただ、商標がまったく同じでも、取扱いは別の商標を出願する場合と変わりません。
審査ももちろんありますし、商標登録が認められた場合には登録料を納付する必要があります。商標登録証も送られてきます。
なお、同じ商標だからといって、すでにした商標登録との紐づけなどは行われません。
同じ商標について複数の登録があっても、別個の商標登録ということになります。
よって、同じ商標の商標登録を「２つ」保有している状態となります。
新商品・新サービスの分野でも商標登録を完了できれば、安心・安全な商標の使用が確保できたということになります。そして、今後も心配なく、その商標を使い続けることができます。
なお、商標調査の結果、ＮＧとなってしまった場合には、新商品・新サービスに使う商標は再考した方が良いと思われます。
このように、商標登録は一度完了したら終わりというわけではなく、事業の展開や成長にともなって、手当てが必要になる場合が少なくありません。せっかく業績が上向きになっているのに、「知らぬ間に他社の商標権を侵害していた」なんてことになったら最悪です。
商標登録が完了した後も、ぜひ商標管理を忘れずに意識していただきたいと思います。
当事務所では、商標に関するご相談を承っております。
商標登録をした後で、その商標を使う商品やサービスが拡大した場合に、それらが現在の商標登録でカバーできているかどうか気になっている等のお悩みがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。詳細は、「商標相談のご案内」をご覧ください。
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